第153号　進歩性要件の判断の基礎となる引例適格性について　

～ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決（平成30年4月13日判決言渡）の検討（その２）～

１　はじめに

 本コラムが扱うのは、知財高裁大合議部判決平成30.4.13平成28（行ケ）10182等（WestlawJapan文献番号2018WLJPCA04139001）［ピリミジン誘導体］である。同判決は、主として、特許権が存続期間満了により消滅した後に提起された無効不成立審決取消訴訟の取消しの利益の有無と、刊行物において化合物が一般式の形式で記載されている場合に当該引例を進歩性※1 の要件の判断の基礎にしうるのか、という論点について判断している※2 。前者の論点に関しては、本コラム「（その１）」で既に検討したので※3、本稿では後者の論点を扱う。

２　事実

 本件は、発明の名称を「ピリミジン誘導体」とする特許（特許第2648897号）についての特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。
 本件特許の請求項は以下のとおりである※4。

 【請求項１】（本件発明１）
式（Ｉ）：


（式中、 Ｒ１は低級アルキル；
Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル；
Ｒ３は低級アルキル；
Ｒ４は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；
Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；
破線は２重結合の有無を、それぞれ表す。）
で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。
 これに対して、無効審判請求では、本件発明の進歩性に関し、甲１発明（主引用発明：特表平3-501613号公報）と甲２発明（副引用発明：特開平1-261377号公報）に基づいて容易に発明することができたといえるかということが争点とされた。
 主引用発明である甲１発明の実施例の化合物と、本件発明の化合物を対比すると下図のようになる。



 両者の相違点は以下のとおりである※5。
「【相違点】
（１－ⅰ）Ｘが、本件発明１では、アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し、甲１発明では、メチル基により置換されたイミノ基である点
（１－ⅱ）Ｒ４が、本件発明１では、水素又はヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオンであるのに対し、甲１発明では、ナトリウム塩を形成するナトリウムイオンである点」
 この相違点を図解すると、以下のようになる 。赤字が相違点に係る甲１発明の構成であり、これを青字に係る構成に変換すると本件特許の化合物となる。



 このうち、相違点（１－ｉ）を架橋するために持ち出された副引用発明である甲２は、下記の一般式（Ⅰ）で表されるマーカッシュ形式のクレイムであった。

一般式（Ⅰ）※7



本件発明



 審決は、進歩性欠如を否定し、無効審判請求を不成立としたので、審判請求人と参加人が特許権者を相手取って提起したのが、本件審決取消訴訟である。

３　判旨

 裁判所は、以下のように判示して、甲２には相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されているとはいえず、したがって、相違点（１－ⅱ）について検討するまでもなく、当業者が、甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより、本件発明１を容易に発明をすることができたとは認められない、と判示した※8。

 1）　進歩性の判断の一般論について
 刊行物から具体的な技術的思想を抽出しえない場合には、進歩性判断の基礎となる引例に該当しない旨を説示。
 「進歩性に係る要件が認められるかどうかは、特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明（以下「本願発明」という。）を認定した上で、同条１項各号所定の発明と対比し、一致する点及び相違する点を認定し、相違する点が存する場合には、当業者が、出願時（又は優先権主張日。以下「３　取消事由１について」において同じ。）の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかを判断することとなる。
 このような進歩性の判断に際し、本願発明と対比すべき同条１項各号所定の発明（以下「主引用発明」といい、後記「副引用発明」と併せて「引用発明」という。）は、通常、本願発明と技術分野が関連し、当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されるところ、同条１項３号の「刊行物に記載された発明」については、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。そして、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、当業者は、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない。
 したがって、引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。
 この理は、本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する他の同条１項３号所定の「刊行物に記載された発明」（以下「副引用発明」という。）があり、主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合において、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である。したがって、副引用発明が「刊行物に記載された発明」であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを副引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。」

 主引用発明に副引用発明を適用する手法による進歩性判断の枠組みとその場合の証明責任の所在を説示。
 「そして、上記のとおり、主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官）が、上記②については、特許権者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人）が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものということができる。」

 2）　本件への当てはめ
 甲１発明を主引用発明として選択しうることを肯定。
 「主引用発明の選択について
 前記２（２）のとおり、本件発明は、コレステロール生合成の律速酵素である３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリルコエンザイムＡ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）還元酵素を特異的に阻害し、コレステロールの合成を抑制することにより、高コレステロール血症、高リポタンパク血症、更にはアテローム性動脈硬化症の治療に有効な、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤に関するものであり、前記（２）アのとおり、甲１発明も、コレステロール生合成における律速酵素である３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリル補酵素Ａ（ＨＭＧ－ＣｏＡ）の拮抗阻害剤であって、血中コレステロールレベルを降下させる過脂肪蛋白血症処置剤及び抗アテローム性動脈硬化剤に関するものであるから、本件発明と技術分野を共通にし、本件発明の属する技術分野の当業者が検討対象とする範囲内のものであるといえる。
 また、本件発明１と前記（２）イ認定の甲１発明とを対比すると、審決の認定のとおり、・・・【一致点】記載の点で一致し、この点において、当事者間に争いはなく、近似する構成を有するものであるから、甲１発明は、本件発明の構成と比較し得るものであるといえる。」
 「そうすると、甲１発明は、本件発明の進歩性を検討するに当たっての基礎となる、公知の技術的思想といえる。
 以上によると、甲１発明は、本件発明についての特許法２９条２項の進歩性の判断における主引用発明とすることが不相当であるとは解されない。」

 副引用発明である甲２発明につき、相違点に係る構成が記載されているとはいえないと判示。
 「甲２に記載された「殊に好ましい化合物」におけるＲ３の選択肢は、極めて多数であり、その数が、少なくとも２０００万通り以上あることにつき、原告らは特に争っていないところ、Ｒ３として、「－ＮＲ４Ｒ５」であってＲ４及びＲ５を「メチル」及び「アルキルスルホニル」とすることは、２０００万通り以上の選択肢のうちの一つになる。
 また、甲２には、「殊に好ましい化合物」だけではなく、「殊に極めて好ましい化合物」が記載されているところ、そのＲ３の選択肢として「－ＮＲ４Ｒ５」は記載されていない。
 さらに、甲２には、甲２の一般式（Ⅰ）のＸとＡが甲１発明と同じ構造を有する化合物の実施例として、実施例８（Ｒ３はメチル）、実施例１５（Ｒ３はフェニル）及び実施例２３（Ｒ３はフェニル）が記載されているところ、Ｒ３として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択したものは記載されていない。
 そうすると、甲２にアルキルスルホニル基が記載されているとしても、甲２の記載からは、当業者が、甲２の一般式（Ⅰ）のＲ３として「－ＮＲ４Ｒ５」を積極的あるいは優先的に選択すべき事情を見いだすことはできず、「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した上で、更にＲ４及びＲ５として「メチル」及び「アルキルスルホニル」を選択すべき事情を見いだすことは困難である。
 したがって、甲２から、ピリミジン環の２位の基を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」とするという技術的思想を抽出し得ると評価することはできないのであって、甲２には、相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されているとはいえず、甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより、本件発明の相違点（１－ⅰ）に係る構成とすることはできない。」
 「原告らは、甲２には、一般式（Ⅰ）の化合物全体の製造方法及びＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性について記載されているから、「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した一般式（Ⅰ）の化合物について技術的裏付けがあると理解できるのであって、「甲２では、「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した化合物については、その製造方法もＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の薬理試験も記載されていない」旨の審決の認定は誤りである旨主張する。
 前記ａのとおり、甲２の一般式（Ⅰ）で示される化合物は、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり、・・・甲２には、甲２の一般式（Ⅰ）で示される化合物に包含される甲２の実施例１～２３の化合物が、メビノリンと比較して高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する旨が記載されている。また、甲１６には甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内の特定の化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが記載されており、証拠（甲１６、７３～７５）及び弁論の全趣旨によると、当業者は、甲２の実施例の一部分が変わっただけの特定の化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する蓋然性が高いと理解することがあるものと認められる。
 しかし、甲２の実施例１～２３や上記認定の特定の化合物には、スルホンアミド構造を有する化合物は含まれていない。証拠（乙６５）及び弁論の全趣旨によると、化学物質がわずかな構造変化で作用の変化を来す可能性があることは、技術常識であるから、甲２の一般式（Ⅰ）で示される極めて多数の化合物全部について、実施例１～２３や上記認定の特定の化合物と同程度又はそれを上回るＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有すると期待できるわけではなく、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が失われることも考えられる。
 したがって、甲２から、甲２の一般式（Ⅰ）で示される極めて多数の化合物全部について、技術的裏付けがあると理解できるとはいえないのであって、原告らの上記主張は、前記ａの判断を左右するものではない。」

 そのうえで、かりに相違点に係る構成が記載されているとしても、本件では相違点に係る構成を採用する動機付けがないと認定※9。
 「仮に、甲２に相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されていると評価できたとしても、前記（２）のとおり、・・・甲１には、甲１の式Ⅰのピリミジン環の２位の置換基Ｒ２の選択肢として「－Ｎ（Ｒ８）２」が記載され、さらに、Ｒ８の選択肢として「メチル基」が記載されているものの、Ｒ８の選択肢としては「アルキルスルホニル基」は記載されていない。
 そうすると、甲１には、甲１発明の化合物のピリミジン環の２位の「ジメチルアミノ基」を、甲１の式Ⅰの選択肢には含まれない「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換える動機付けとなる記載があるとはいえない。」
 「したがって、仮に、甲２に相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されていると評価できたとしても、甲１発明の化合物のピリミジン環の２位のジメチルアミノ基を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」に置き換えることの動機付けがあったとはいえないのであって、甲１発明において相違点（１－ⅰ）に係る構成を採用することの動機付けがあったとはいえない。」

 結論として、進歩性を否定することはできないと判示。
 「そうすると、相違点（１－ⅱ）について検討するまでもなく、当業者が、甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより、本件発明１を容易に発明をすることができたとは認められない。」

４　評釈

 1）　問題の所在
 本判決は、事案との関係でいえば、副引例から相違点に係る具体的な技術的思想を当業者が抽出しえない場合、とりわけ、マーカッシュ形式で記載されているために膨大な選択肢が存在する※10 という事例において、副引例として主張された刊行物から本願発明の相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえないことを理由として、進歩性を否定しなかった裁判例である。しかし、判旨は、そのような場合には、副引例は進歩性判断のための引用発明たりえないと論じているから、進歩性判断における副引例の問題に止まらず、より広い射程を有する可能性がある理屈である。そこで、以下では、本判決が扱った問題点で進歩性を判断する論法としてどのような候補があるのか、ということを検討し、本判決が採用した論理はそのうちどれに当たるのかということを特定したうえで、本判決の論理の適切性を検証してみたい。

  2）　副引例として主張された刊行物から具体的な技術的思想を抽出できない場合にその参酌を否定する論理の候補※11
 ①　新規性と進歩性を通じて引例から具体的な技術的思想を抽出しえない場合には引用発明たりえないとする考え方
 まず、最も広い射程を有する論法として、特許法29条全般を通じて、具体的な技術的思想を抽出しえない場合には、その参酌を否定するという論法がありえる。その理由としては、特許法29条1項1号から3号、そして2項が文言上、新規性喪失や進歩性欠如を基礎付ける資料として参酌されるためには、「発明」たりうることを要求していることなど※12がありえよう。
 ただし、この論法の下でも、主引例には発明該当性を要求するにしても、副引例には要求しないという考え方も成り立ちうるはずであるから、本判決の結論を支えるためには、この論法のなかで、さらに副引例についても発明該当性を要求するという選択肢を採用することになる。
 ②　新規性と進歩性を通じて刊行物記載の場合には具体的な技術的思想が記載されていることを要求する考え方
 次に、やや射程を限定して、特許法29条全般ではなく、少なくとも刊行物記載の場合には具体的な技術的思想が記載されていることを要求し、そのことは特許法29条1項でも2項でも変わらないと解したうえで、副引例についても同様の理を及ぼすという考え方がありえる。
 この論法は、こと本件のように刊行物記載が引例として持ち出される場合には①の見解と差異がないが、とりわけ公用について、具体的な技術的思想を抽出しえないとしても、公衆が発明の効果を享受している場合には新規性を否定する考え方である※13。これは、特許法29条1項2号に同項の1号や3号と異なった役割を期待する考え方といえる※14。
 ③　新規性については引例となるために具体的な技術的思想を抽出することができる必要はないが、進歩性に関してはそれを要求する考え方
 特許法29条1項の新規性喪失に関しては、具体的な技術的思想を抽出することができなくとも、すでに公に知られたり公に用いられていたり刊行物に記載されていたりするものと同一のものについて特許を認める必要はないことを理由に、新規性喪失を肯定しつつ、特許法29条2項の進歩性については、引例における具体的な技術的思想を認識しえない限り、当業者は特許発明との相違点を架橋する示唆や動機付けを得ることができないという理解を前提に、引用発明適格性として具体的な技術的思想を要求する見解がありえる※15。この見解の下では、進歩性に関しては、少なくとも主引例には具体的な技術的思想を要求することになろう。そして、同様の理を、本件で問題となった副引例にも押し及ぼす考え方もありうるのかもしれない※16。
 ④　進歩性特有の問題として、主引例と特許発明の相違点を架橋する構成を副引例から抽出する示唆や動機付けを欠く場合には、進歩性を否定できないとする一般論を適用する考え方
 最後に、一般に進歩性判断の際に用いられている手法を適用し、膨大な選択肢のなかから、あえて主引例と特許発明の相違点を架橋する構成を抽出する示唆や動機付けがない以上、当該構成に辿り着くことは当業者にとって容易とはいえないことを理由に進歩性欠如を否定する方策がありえる※17。

 3）　本判決が採用した手法
 本判決は、引用発明適格性とは別に、かりに副引例に本件発明の相違点に係る具体的な構成が記載されていると評価されるとしても、主引例である甲１発明における本件特許発明との相違点に係る構成を、副引例における甲２発明のそれに置き換える動機付けがないことを理由に、やはり進歩性欠如は否定される旨を説いているから、相違点に係る具体的な技術思想を抽出しえない場合に、前記④の方策をもって処理しうることは否定していない、というよりはむしろ肯定している。しかし、そうであるにも関わらず、この動機付けに関する説示は、「仮に、甲２に相違点（１－ⅰ）に係る構成が記載されていると評価できたとしても、」という前置きの下での駄目押し的※18 に持ち出されているに止まる。このような本判決の構成は、結果的に、相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえない場合に④以外の方策を用いることができると本判決が理解していることを如実に示している。
 それでは、他の選択肢のうち、本判決が採用した論法はどれに該当するのであろうか。
 まず、本判決は、相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえない場合には「引用発明」と認定することはできない旨を説くとともに、「この理は、・・・主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合において、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である」と明言しているから、本判決にとって事案の解決に必要であった副引例だけではなく、事案の解決には不要であった主引例に関しても相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることを要求する立場であることは明らかである（ただし、後者は厳密にいえば傍論ではある）。
 次に、本判決は、特許法29条について「同条１項３号の「刊行物に記載された発明」については、・・・当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない」と説いているから、文言上は、特許法29条2項の進歩性欠如の場面に限らず、特許法29条1項の新規性喪失の場面を含めて、引例から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることが引用発明たりうるための要件であると考えていると理解するのが、素直な読み方といえよう。この読み方に基づけば、本判決は③の立場を否定していることになる※19 。
 もっとも、本判決は、「このような進歩性の判断に際し、本願発明と対比すべき同条１項各号所定の発明（以下「主引用発明」といい、後記「副引用発明」と併せて「引用発明」という。）は」という書き出しで、引用発明適格性に関する説示を始めており、また、なぜ具体的な技術的思想を抽出しえなければならないかということに関しても、「当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから」という進歩性固有の論理付けを行っているに止まる。そうだとすると、本判決は、③のように進歩性要件に限定した論理を否定はしていないと読むことが不可能であるとまではいえないように思われる。少なくとも、本件の事案は進歩性に関するものでしかなく、新規性に関する説示を本判決に読み込むとしても、それは傍論に過ぎない。
 また、本判決は、あくまでも「同条１項３号の「刊行物に記載された発明」については、・・・当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない」とか、「引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であって、当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。」と論じており、文言上、刊行物記載に限った説示を展開している※20 。したがって、具体的な技術的思想を抽出しうるものであることが要求されるのが、刊行物記載に限られるのか（②の立場）、公用などにも及ぶのか（①の立場）に関しては、本判決はその立場を明確にしなかったと理解できる。
 なお、本判決においては、引例適格性として具体的な技術的思想を抽出しうることを要求する理由は、前述したように進歩性判断において「当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものである」ことに求められており、そこに特許法2条1項の「発明」の定義規定は登場しない。ゆえに、本判決は、刊行物に記載されたものが引用発明たりうるためには、相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうるものであることを要求しているが、それ以上に、特許法2条1項の発明該当性までをも充足する必要はあるのかということに関しては※21 、何ら判断していない。

 4）　副引例に引用発明適格性を要求することに対する疑問
 まず、本判決の最もレイシオ・デシデンダイたるべきところ（＝傍論ではないところ）、つまり本判決が、主引例（ばかり）でなく、副引例に記載されているものについても「引用発明」たりうるためには、相違点に係る具体的な技術的思想を当業者が抽出しうるものである必要があると説いた点に関して、検討してみよう。
 この点に関しては、そもそも副引例に引用発明適格性を要求する意義が検討されなければならない。主引例と特許発明に相違点がある場合に、それを架橋して進歩性を否定するために持ち出される刊行物としては、相違点を架橋しうる構成が記載されているものばかりでなく、その種の構成が記載されているわけではないが、何らかの示唆が記されていたり、相違点を架橋する方向への動機付けが記されていたりするものも含まれる。そして、かりに「副引用発明」が記載されて（も）いるとして主張された刊行物が、相違点に係る具体的な技術的思想を開示するものとしてはいまだ不十分としても、そこからなんらかの示唆を看取したり、動機付けを与えたりすることはありえるはずである※22。
 もっとも、本判決が進歩性を否定する手法として、「主引用発明」に「副引用発明」を適用する以外の方策はないと考えている、というのであれば、話は変わり、「副引用発明」に該当することは、進歩性を否定するための必須の要件となる※23 。しかし、従前の裁判実務では、相違点を架橋するために周知技術を考慮することが行われており※24 、本判決自身、進歩性要件に関する判断の前置き部分では「進歩性に係る要件が認められるかどうかは、・・・相違する点が存する場合には、当業者が、出願時・・・の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかを判断する」と前置いて、「技術水準」に言及している。たしかに、進歩性判断の枠組みを示す際には、「主引用発明」に「副引用発明」を適用する手法に言及するに止まるが、その際の書き出しは「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には」となっており、進歩性を否定する手法としては他のものもありうることを前提としているように読める※25。
 そうだとすると、かりに本判決に従って、相違点に係る具体的な技術的思想が開示されていないために「副引用発明」には該当しないとされたとしても、それで進歩性判断のために参酌する資料たりえないことになるわけではないから、結局、「副引用発明」であることの要件は、進歩性判断の参酌資料たりえるための要件ではないといわざるをえず※26 、せいぜい、「副引用発明」としては参酌しえない、という意義を有するに止まる※27 。そして、「副引用発明」と、それには該当しないが進歩性判断の基礎となりうる示唆や動機付けとの境界が截然と分かれているものではないとすれば、そのような問題設定をすることの意義自体が問われて然るべきであろう。

 5）　主引例から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえない場合に引用発明適格性を否定することに対する疑問
 したがって、相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることを要求する本判決の説示は、本件事案では特に問題とならなかった主引用発明について適用される場合に大きな意義を有することになる。しかし、主引用発明の適格性として具体的な技術的思想を抽出しうることまでを要求することは穏当な取扱いといえるのだろうか。
 まず、進歩性に関していえば、たしかに主引例から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえないとすると、進歩性を否定することは一般的には困難となるといえよう。しかし、技術的思想が完全に具体化されていないとしても、当業者はそのようなやや抽象的な技術的思想に基づいて、副引例や周知技術と組み合わせたり、相違点を架橋する方向の動機付けが与えられたりすることにより、相違点を架橋する構成に到達しうることが容易となる場合がありえるように思われる※28。そうだとすると、あえて引用発明適格性とでも呼称すべき関門を設けて、具体的な技術的思想を抽出しえない場合に、定型的に進歩性判断の参酌資料から落す意義が問われよう。
 この点に関しては、主引例から相違点に係る具体的な技術的思想を感得しえないために、そこから何らかの技術的課題を得ることもできないような場合には、当業者は、主引例によって課題が与えられ、それを解決するために、他の引例や周知技術の示唆、あるいは動機付けに頼りながら、相違点に係る構成に到達しうるというルートを辿り得ないということを理由として、その意味での具体的な技術的思想の開示が必要であると論じて、本判決の一般論を支持する考え方がありうるかもしれない※29。しかし、相違点を架橋するためには、特に主引例によって課題が開示されていなくとも、出願発明や特許発明のほうに記されている課題であっても、それが当業者が意識している課題を示しているという理解の下で参酌することも許されるはずであり、また、主引例や出願発明や特許発明とは別に当業者が一般的に意識している課題がきっかけとなって相違点を架橋するに至る場合もありえよう※30。そもそも進歩性を否定するための論理付けとしては、課題に着目するアプローチが唯一の選択肢というわけではなく、他の引例に主引例と組み合わせる方向での示唆があったり、あるいは、相違点を架橋する方向での動機付けが存在したりすることにより、課題とは無関係に進歩性が否定されることもありえよう※31。したがって、主引例から課題を認識しうる必要はないから、その意味で主引例に具体的な技術的思想の記載が要求されるということもないと解される。
 以上の理を、本件の事案に即して具体的に論じてみよう。
 本判決は、ここまで検討してきた一般論、すなわち引用発明適格性として相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることを要求する考え方を本件に当てはめ、副引例である甲２の記載では未だ膨大な選択肢が残されており、そのような具体的な構成を抽出しえないことを理由に、その引用発明適格性を否定している。しかし、本判決は、他方で、「当業者は、甲２の実施例の一部分が変わっただけの特定の化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する蓋然性が高いと理解することがあるものと認められる」と説いている。このように甲２の記載に従って「蓋然性が高い」と理解する当業者がいるのであれば、たとえ甲２の記載自体から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうることが判旨のいうように困難であるとしても、当業者は甲２から一定の技術的示唆を得ることができる場合があるのだから、引用発明適格性という関門を設けて（とりわけ甲２発明が主引例とされた場合※32に）一律に進歩性判断の基礎とすることを否定するように読める本判決の論法には疑問がある※33。
 この点に関して、本判決は、たしかに、この説示の直後に、「しかし、・・・化学物質がわずかな構造変化で作用の変化を来す可能性があることは、技術常識であるから、甲２の一般式（Ⅰ）で示される極めて多数の化合物全部について、実施例１～２３や上記認定の特定の化合物と同程度又はそれを上回るＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有すると期待できるわけではなく、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が失われることも考えられる」と続けてはいる。だが、たとえば、かりに甲２ではなく、もう１つの引例である甲１のほうに、相違点に係る甲１内のメチル基を他の置換基に置換してもよいことを示唆する記載があったり、さらには、その際には類似する構造を持つピリミジン誘導体（相違点に係る本件発明の構成）が有望である旨の記載があったりすれば、当業者はその記載と甲２から得られる示唆を手がかりに、本件発明の構成に辿り着くことが容易であると評価できる場合もあるのではなかろうか※34。ところが、引例に引用発明適格性を要求する本判決の枠組みの下では、このような状況下でも、甲２発明を引例として進歩性判断を否定することが許されなくなる。このような取扱いは、当業者にとって容易に想到しうる発明に対して特許が取得されることを防ぐ進歩性の要件の趣旨に反するといわざるを得ない※35。

 6）　新規性判断において引例から具体的な技術的思想を抽出しえない場合に引用発明適格性を否定することに対する疑問
 本判決の引例適格性に関する説示は、前述したように、論理的に新規性喪失の場合をもカバーすると解しうるものでもある。
 しかし、新規性要件は、刊行物に記載されているものと同一の（ものを含む）発明について特許性を否定する要件であるから、かりに本判決に従って具体的な技術的思想の記載がないことを理由に新規性喪失の基礎となる引例適格性を否定したとしても、それと出願発明や特許発明に記載されているものが同一であるならば、結局、出願発明や特許発明のほうも実施可能要件違反、サポート要件違反、あるいは論者によっては発明未完成ということで特許性が否定されるだろう。
 したがって、刊行物に記載されているものと出願発明や特許発明が同一であることが確認された場合に、さらになお刊行物に記載されているものが「引用発明」として適格であるか否かを問うことは、無駄な迂路に過ぎない。「引用発明」として不適格であることが確認されたとしても、実施可能要件違反その他の理由によりいずれにせよ特許性が否定され、またそのことが確認されなかったとしても、その場合にはこの考え方の下でも「引用発明」として適格性が肯定されるから、元に戻って新規性喪失が肯定されてやはり特許性が否定されることに変わりはないからである※36。
 結論として、新規性の場面において、具体的な技術的思想の記載を要求するという意味での引用発明適格性を要件とする必要はないと考える。

 7）　選択発明に関する従来の実務との関係
 本判決の取扱いに対しては、とりわけ選択発明に関する従来の要件論との関係が取り沙汰されている※37。
 選択発明は、刊行物等に記載されている発明が上位概念等で抽象的に特定されているに止まる場合に、その抽象的な範囲には属するが具体的には開示されていない構成を特定する発明であり、先行発明に対して顕著な効果（異質な効果または際立って優れた効果）がある場合には特許性が肯定されると理解されているものである※38 。選択発明として主張されている発明に、この顕著な効果が認められない場合には新規性が否定されるが、顕著な効果が認められれば新規性と進歩性がともに充足されると取り扱われている。このような選択発明に関する従前の取扱いに鑑みると、本判決の抽象論の下では、先行発明が膨大な選択肢をカバーするものであった場合に引用発明としての適格性が否定される結果、後行発明に顕著な効果がなくともその特許取得が認められることになりはしないか、かりにそうだとすると、本判決は従前の選択発明に関する実務の取扱いに対して変更を迫るものなのか、ということが問題とされている※39。
 既述したように、本稿は、そもそも引例から具体的な技術的思想を抽出しえない場合に引用発明適格性を否定する本判決に反対であるから、本判決の論理が選択発明にも影響するとなると、その弊害はなおのこと際立つことになると考える。しかし、本判決の理論をもってしても、以下のように、選択発明にその射程は及ばないと解することは可能であるように思われる。
 選択発明について、刊行物に記載された先行発明の抽象的な範囲に含まれることに変わりはないにも関わらず、顕著な効果の有無によって新規性、進歩性の判断が分かれるとされているのは何故なのであろうか。この問いに対する解答は、産業の発達のために発明とその公開にインセンティヴを与える特許法の目的に鑑みることにより、自ずから明らかとなる。つまり、後行発明によって新たに特定された具体的な構成が顕著な効果を発揮しえない場合には、先行発明とは独立してインセンティヴを付与するに値するという意味での別個の技術的思想が創作され開示されたとはいいがたいから新規性が否定される。他方、後行発明の具体的な構成によって顕著な効果が生み出されるのであれば、独立したインセンティヴを付与するに値しうるという意味で（学術的な観点はともかく、少なくとも特許法の観点からは）別個の技術的思想※40 の創作と開示が行われているから、それがゆえに新規性が肯定される。そのうえで、その特定が当業者にとって容易でなかったという場合には進歩性も肯定されることになる。そしてこの進歩性の判断においても、顕著な効果があることが、それほどの効果があるにも関わらず、当業者がこれまで想起しえなかったのは、おそらく特定が容易ではなかったのだろうという推測を正当化するので、進歩性を肯定する方向に斟酌される※41 。
 このように、選択発明における顕著な効果は、先行発明とは独立してインセンティヴを与える必要がある技術的思想の有無を判別するメルクマールとして求められているのだと理解することができる。そうだとすると、後行発明に顕著な効果があることを要求する先行発明たりうるためには、単に刊行物に抽象的な記載があるだけでは足りず、当該記載により抽象的に把握されている範囲について、作用機序が解明されていたり、十分な実施例によって支えられていたりするために、一つの技術的思想が成立している、より簡単にいえば、発明が完成している必要がある、というべきだろう※42 。そして、その意味で発明が完成しているわけではない範囲に関しては、先行発明は存在しないから、後行発明は顕著な効果がなくとも新規性を喪失することはなく、その特定が容易でないのであれば、進歩性も肯定されることになろう。
 翻って、本件の甲２にあっては、先にも紹介したように、判決の認定によれば、「甲２の一般式（Ⅰ）で示される化合物は、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり、・・・甲２には、甲２の一般式（Ⅰ）で示される化合物に包含される甲２の実施例１～２３の化合物が、メビノリンと比較して高いＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する旨が記載されている。また、甲１６には甲２の一般式（Ⅰ）の範囲内の特定の化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが記載されて」いる。しかし、「甲２の実施例１～２３や上記認定の特定の化合物には、スルホンアミド構造を有する化合物は含まれていない」。そのため、「甲２の一般式（Ⅰ）で示される極めて多数の化合物全部について、実施例１～２３や上記認定の特定の化合物と同程度又はそれを上回るＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有すると期待できるわけではなく、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が失われることも考えられる」のであって、「甲２から、甲２の一般式（Ⅰ）で示される極めて多数の化合物全部について、技術的裏付けがあると理解できるとはいえない」とされている※43。そうだとすると、本件の事案は、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供するという、本件発明に係る技術的思想との異同が問題となる技術的思想の観点からみれば、甲２の一般式の全てについて、とりわけ相違点に係る構成を含む範囲について先行発明が成立していたわけではないことになる。実際、本判決はこの認定を、原告の主張に応える形ではあるが、甲２から相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しえないという本判決の結論を左右しうる事項に関わる認定として位置付けているように見える。
 したがって、選択発明に本来要求されるべき顕著な効果を吟味することなく、甲２に記載された技術的思想に対する本件発明の進歩性を否定しなかった本判決の取扱いは、論難するに値するものではないといえよう※44。逆にいえば、本件と事案を異にして、後行発明との技術的思想の同一性が問われるような先行発明が成立している場合には、先行発明が膨大な選択肢を含んでいるとしても、そのなかに含まれる範囲について一定の効果が発生することは先行発明によって着想され開示されているのだから、顕著な効果が示されない限りは同一の技術的思想の範囲内として新規性が喪失すると判断すべきであるところ、そのように取り扱うことまでを本判決が否定したと理解する必要はない。
 以上を要するに、甲２記載の一般式に膨大な選択肢が含まれており、相違点に係る具体的な構成を抽出しえないと論じるだけで、それ以上に相違点に係る構成に顕著な効果があることを吟味することなく、進歩性欠如を否定した本判決の説示は、甲２記載の一般式全て、あるいは少なくとも相違点に係る構成について先行発明が成立している場合、換言すれば、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性があることを、作用機序の解明や十分な実施例により技術的に裏付ける記載がある場合を念頭に置いたものではなく、その意味で選択発明に関する実務に変更を迫るものではない、と理解することができよう※45 。とはいうものの、かりに従来、先行発明と主張されているものについて裏付けがあるか否かの吟味を必ずしも入念な吟味が行われないままに、選択発明と位置付けられた後行発明について顕著な効果が要求されることがあったのだとすれば、引用発明適格性という関門を先行させる本判決はなにがしかの省察を迫るものであるとはいえよう※46。先に示した認定からは、おそらく選択発明についても、先行発明として主張されている範囲について十分な技術的裏付けがある場合に限り、相違点に係る具体的な技術的思想を抽出しうると認定して引用発明として適格であると判断する手法を用いることが、判旨の理論に整合的な取扱いとなるように思われる※47。

 8）　その他の論点について
 以上に検討した論点とはまた別に、学説では、特許法29条2項の進歩性の判断をなす際に、同条1項に掲げられた新規性喪失事由を構成する引例であれば、あらゆる引例が主引例となりうるのか、それともそこには当業者にとっての入手可能性のような何らかの制約があるのかということが議論されることがある※48。本判決では、被告からこの論点が主張されたが、裁判所は、甲１発明が「本件発明と技術分野を共通にし、本件発明の属する技術分野の当業者が検討対象とする範囲内のものであるといえる。・・・また、本件発明１と・・・甲１発明とを対比すると、・・・近似する構成を有するものであるから、甲１発明は、本件発明の構成と比較し得るものであるといえる」ということを理由に、「甲１発明は、本件発明の進歩性を検討するに当たっての基礎となる、公知の技術的思想といえる」と論じて、被告の主張を退けている。
 このように、本判決は、説示のうえでは、甲１発明が本件発明との技術分野の共通性、構成の近似性を理由に、主引例として選択したことは相当であると論じているが、一般論を展開することを避け、むしろ事実認定のレベルで被告の主張に応接していると理解することができよう※49。特許法29条1項の新規性喪失に関しては、文言上、各号に記載された公知例に該当する場合には、それへのアクセス容易性を問うことなく、新規性が喪失することを定めたものと理解することができる。そこでは、個別のアクセス可能性とは無関係に定型的に特許の対象にはなりえないパブリック・ドメインの領域を画することで、法的な安定性を確保することが企図されている。そして、特許法29条2項も「前項各号に掲げる発明に基いて」と規定することで、そのような1項における法的安定性を継承しようとしていると考えられる※50 。一見すると、事実として創作容易であるか否かの問題でしかないのように見える進歩性要件も規範的な要件であることに変わりはなく、法は少なくとも主引例については個別のアクセス可能性を問わないことで、一定の法的安定性を確保しようとしていると理解できよう※51。
 この他、本判決は、「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合」の進歩性の判断枠組みを一般論として提示しているが、近時の裁判例における取扱いの最大公約数的なものを抽出した説示となっており、顕著な効果に関する独立要件説と二次的考慮説の採否などの最近の論争に対して何らかの態度を示したと読まれるような説示は控えられている※52。

 9）　まとめ
 本判決に対する本稿の検討をまとめておく。
 本判決は副引例について引用発明としての適格性を要求しているが、副引例が引用発明としての適格性を有していなくとも、主引例に記載されている発明と出願発明または特許発明との相違点に係る構成を架橋する示唆や動機付けが与えられることはありうるのだから、副引例に記載されていることが引用発明として適格であることは、副引例に記載されていることを進歩性判断の基礎として参酌しえないことを意味しない（本判決をしてこの理を否定していると読む必然性もない）。
 本判決の抽象論は、主引例について（も）引用発明としての適格性を要求するものと読むことができるが、主引例に記載されているものが引用発明としての適格性を有しない場合でも、副引例や周知技術によって相違点を架橋する動機付けや示唆が与えられることはあるのだから、主引例に引用発明適格性を要求する本判決の理論は疑問である。
 ただし、本判決は、主引例について先行発明が成立している場合を扱うものではなく、選択発明において先行発明が成立している場合に後行発明について特許性を認めるためには顕著な効果があることを要求する従前の実務に関して何らかの立場を示したものと理解する必要はない。

 10）　結びに代えて～大合議の宿命と傍論の弊害～
 以上、縷々検討してきたように、本件の副引例である甲２の記載に関しては、あえて引用発明適格性という主引例一般にも及ぶような大上段の議論をせずとも、先に2）で示した④の方策をとり、甲２の記載から当業者は何らかの示唆や動機付けを得ることができなかったという理由で、進歩性欠如を否定すれば事案の解決としてはそれで十分であった。そして、本判決自身、引用発明適格性を論じたのち、駄目押し的に④の処理も行っているのである。
 しかし、本判決が甲２の記載につき④のみで処理する場合には、進歩性要件については本判決は一般論を提示しえないことになりかねない。特別の手続きである大合議をせっかく開催した以上は、幅広い射程を有する規範の定立が目指されるのは組織の原理として見やすい道理である ※53。現に、従前から大合議に関しては傍論を含めて積極的に一般的な規範の定立が試みられていると指摘されているところである ※54。しかし、そのような傍論における一般論の展開は、大合議にありがちな時期尚早的な判断※55 に拍車をかけることになりかねない。大合議が一般的な規範の定立を宿命付けられているのだとすれば、そこで定立される規範が、将来の下級審や知財高裁自身の判断に大きな影響を与えることが見込まれる以上、傍論ではない事案と向き合ったうえで一般論を提示することができるよう、より慎重な事件選択が求められよう。また、当初は重要な判断をなそうとして大合議に回付したが、審理を経るに連れて、判断を示そうとした論点が傍論となることが分かった場合には、大合議であっても一般論の提示を控えるという英断がなされて然るべきであるように思われる。

 ［付記］
 本稿で扱った論点に関しては、北海道大学知的財産法研究会における神戸大学の前田健教授のご報告、そして、北海道大学サマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題―特許法をめぐって―」において本件の裁判長であった清水節弁護士のご講演から、様々な示唆をいただいた。記して感謝申しあげる。
 本研究は JSPS 科研費 JP 18H05216およびJP 17H00984の助成を受けたものである。

（掲載日 2018年11月19日）