第105号　均等論の第５要件（意識的除外・審査経過禁反言）において出願時同効材への均等論適用とDedicationの法理の採否を論じた最高裁判決　

～最高裁平成29年3月24日判決 マキサカルシトール事件～

Ⅰ　はじめに

 本コラムがとりあげるのは、均等論に関して最判平成10.2.4民集52巻1号113頁・Westlaw Japan文献番号1998WLJPCA02240001[ボールスプライン軸受]が打ち立てた均等５要件のうち、講学上、意識的除外あるいは審査経過禁反言と呼ばれる第５要件が適用されるべき一場面について判示した、最判平成29.3.24平成28（受）1242（Westlaw Japan文献番号2017WLJPCA03249001）[ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法]である。原判決の知財高判平成28.3.25判時2306号87頁・Westlaw Japan文献番号2016WLJPCA03259001[ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法]※1は、大合議をもって、均等５要件中、特に第１要件と第５要件の意義を詳述していたが、本最高裁判決は、第１要件に関しては言及を控えている※2。また、第５要件に関する説示も、基本的には大合議のそれを踏襲するものとなっているが※3、その適用範囲に関しては文言上の相違がないわけではなく、そのもたらす意味が議論となりえる。

Ⅱ　ボールスプライン軸受最判の均等５要件

 判例法理としての均等論を確立した、前掲最判[ボールスプライン軸受]は、均等が認められるべき５要件について以下のように述べていた※4。

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、

1. （１）右部分が特許発明の本質的部分ではなく〔筆者注：（非）本質的部分の要件〕
2. （２）右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって〔筆者注：置換可能性の要件〕
3. （３）右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（＝当業者）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり〔筆者注：置換容易性の要件〕
4. （４）対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく〔筆者注：仮想的クレイムの要件〕
5. （５）対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは〔筆者注：意識的除外・審査経過禁反言〕、

 右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当」

Ⅲ　本件の争点

 このボールスプライン軸受最判の均等５要件のうち、前述したように、本件では第５要件が問題となった。

 具体的には、本件の被告ら（上告人ら）は、角化症治療薬であるマキサカルシトール原薬の輸入販売をしたり、この原薬を含有するマキサカルシトール製剤を販売していたりしていた。この原薬の製造方法は、本件の原告（被上告人）が有する本件特許権の特許請求範囲に記載された構成の各要件を充足するものであったが、一点だけ、目的化合物を製造するための出発物質等が、本件特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンＤ構造のものであるのに対し、被告らの製造方法ではトランス体のビタミンＤ構造のものである点において相違していた※5。

 第一審の東京地判平成26.12.24判時2258号106頁・Westlaw Japan文献番号2014WLJPCA12249015[ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法]と控訴審の前掲知財高判[同]は、ともに均等論を適用して特許権侵害を肯定したために、被告らが上告した。上告審で取り扱われた論点は、ボールスプライン軸受最判の本件第５要件に関するものであり、本件の被疑侵害方法が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから均等が認められないのではないかという上告理由に対応するものであった。

 この点につき、原審の知財高裁大合議判決は、大要、以下のように説示していた（上告審判決のまとめによる）。

 「（１）出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、前記１の特段の事情［筆者注：第５要件にいう意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情］が存するとはいえない。

 （２）上記（１）の場合であっても、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるときは、前記・・・特段の事情が存するといえる。」

 そのうえで、本件特許の明細書には、出発物質等をトランス体のビタミンＤ構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく、ゆえに、本件では、第５要件にいう意識的除外等を肯定すべき特段の事情が存するとはいえない、というのが原判決の判断であった。

Ⅳ　出願時同効材の取扱い

 この原判決の判旨の第一点目（前記Ⅲ「（１）」）は、特許出願時に被疑侵害物件、被疑侵害方法を容易に特許の請求範囲に記載することができた場合には、均等を認めるべきではないのではないかという論点を扱うものである。

 この点に関し、前掲最判[ボールスプライン軸受]は、均等の５要件中ではなく、その前文において、以下のように説いていた（下線は筆者による）。

 「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」

 この叙述を一つの根拠として、学説では、出願時に当業者が想到することが容易であった技術的な選択肢（「出願時同効材」と呼ばれることがある）について均等を認めない見解が主張されることがある※6。

 従前の裁判例では、「より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない（このような訂正が許されるか否かはともかく）というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえない」（名古屋高判平成17.4.27平成15（ネ）277他（Westlaw Japan文献番号2005WLJPCA04270026）[圧流体シリンダ]※7）とか、「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできないというべきである」（知財高判平成18.9.25平成17（ネ）10047（Westlaw Japan文献番号2006WLJPCA09259001）[エアマッサージ装置]※8）と説き、出願時同効材に対する均等を厭わない判決がある。本件の原判決（東京地判平成26.12.24判時2258号106頁[ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法]）もこの流れに属する。しかし、他方で、傍論ながら、出願時同効材について禁反言を肯定した判決もないわけではない（知財高判平成17.12.28平成17（ネ）10103（Westlaw Japan文献番号2005WLJPCA12280014）[施工面敷設ブロック]※9）、という状況にあった。

 そのようななか、本判決は、以下のように述べて、原判決と同様に、出願時に容易に想到しえた同効材であるということのみをもって禁反言が成立するという考え方を否定した。

 「（１）・・・出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。また、上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで、特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり、相当とはいえない。

 そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」

 本判決も指摘するように、出願人にとっては事前に完璧なクレイムを書き上げることは困難である反面、クレイムを見て後から迂回策を決めればよい被疑侵害者は構造的に有利な立場にある（後出しジャンケンができる）。さらにいえば、特許の出願件数は一年当たり約３０万件に上るのに対して、特許権関係の侵害訴訟が提起される件数は年間２００件前後に止まる。侵害訴訟に至らない紛争も多々あると推察されるにしても、出願数に比すれば、実際に侵害が問題となる事案、さらには均等の成否が問題となる事案はごく僅かであると評することができよう。それにも関わらず、全ての出願について出願段階で完璧なクレイム・ドラフティングを要求し、ありとあらゆる侵害態様を予測してクレイムに記載するように促すことは、特許制度というマクロ的な視点からみると社会的に非効率な解決策であるといわざるをえないように思われる※10。したがって、出願時に存在し、当業者が容易に想到しえた技術であるからといって、その一事をもって均等の成立が妨げられるわけではない、と考えるべきであろう※11。本判決の考え方が正鵠を射ている。

Ⅴ　Dedicationの法理

 以上のように出願時に容易に請求範囲に含めることができたというだけでは均等の成立を否定しないとしても、特に出願人が明細書に当該技術的要素を記載していたにも関わらず、クレイムに記載されていない場合には、意識的除外ないし審査経過（包袋）禁反言を適用してもよいのではないかという議論がある※12。先に紹介した原判決の判旨の２点目（前上記Ⅲ「（２）」）はこの点に関わる。

 たしかに、同効材一般の例と異なり、より容易に特許権者のミスだと評価することができる反面、明細書とクレイムの齟齬を発見した公衆がクレイムにアップされていないものは保護の対象から除かれているのだという期待を有する可能性がある。したがって、この場合には、禁反言の適用を認める見解もありえないわけではない※13。

 実際、従前の裁判例では、特許請求の範囲にかかる「半導体ウェーハ」の他に明細書には「フェライト」等、他の切削対象物が当初から記載されていたにも関わらず、「半導体ウェーハ」と請求範囲に記すのみであったという事情に関して、意識的除外に該当し均等を否定する方向に斟酌した判決（補正もなされている事案であるが、知財高判平成21.8.25判時2059号125頁・Westlaw Japan文献番号2009WLJPCA08259001[切削方法]）、特許権者の主張に従えば、従来技術の「間引いて」の反対語は「間引かずに」ということになるから、出願の際にそのように「間引かずに」と記載することができたことになるにも関わらず、あえて「全て」と記載した以上、「間引かずに」という技術に対して均等を主張することは第５要件に反し許されないと判示する際に、「明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第５要件を欠くこととなり、許されない」と説く判決（知財高判平成24.9.26判時2172号106頁・Westlaw Japan文献番号2012WLJPCA09269005[医療用可視画像生成方法]）が存在した。

 そのようななか、本判決は、以下のように説いて、原判決と同様、抽象論としてDedicationの法理を肯定した。

 「（２）もっとも、上記（１）の場合であっても、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また、以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない、出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって、相当なものというべきである。

 したがって、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」

 しかし、現実の出願過程では、多数の実施例のなかに同効材が紛れ込んでいたりする場合もあり、完全な明細書を期待しがたいということに変わりはないようにも思える反面、当業者はクレイムにあえてアップしなかったと読むのではなく、むしろ単にミスをしたと受け取るほうが通常ではないかと思われる。ゆえに、Dedicationの法理を認めることには疑問を覚える※14。

 とはいうものの、本判決において最高裁が抽象論としてDedicationの法理を肯定した以上、実務的には同法理の採否の是非よりも、その適用範囲のほうがより重要な問題となる。この点に関し、本判決は、これまた原判決と同様、本件の事案においてはかかる特段の事情は認められないとしている。

 「前記事実関係等に照らすと、被上告人が、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき、客観的、外形的にみて、上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。」

 ここでいう「前記事実関係」とは、「原審の適法に確定した事実関係等の概要」として、本判決が以下のようにまとめたところを指しているものと考えられる。

 「本件明細書の記載等
 本件特許の特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）には、トランス体をシス体に転換する工程の記載など、出発物質等をトランス体のビタミンＤ構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく、本件明細書中に、上記発明の開示はされていなかった。」

 この点に関する原判決の認定を参照すると※15、本件明細書には出発物質としてシス体のほかにトランス体がありうることは記載されていない。また、本件明細書に出発化合物として使用できる公知例として引用した公報中にはシス体とトランス体の記載があるが、本件明細書では、ビタミンＤ構造をシス体ともトランス体とも限定しない一般的な表記である「９、１０－セコ－５、７、１０（１９）－プレグナトリエン－１α、３β、２０β－トリオール」を記載したものとして引用されているに止まる。したがって、本最高裁判決の説くDedicationの法理の下でも、明細書に引用されている文献のなかに記されていたというだけでは、均等が否定されることはないことは明らかである。

 ところで、原判決は、一般論として、「出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるとき」に限らず、「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」にまで、第５要件にいう「特段の事情」があり、均等が否定される旨を説いていた。しかし、このように明細書外の論文の記載までをも斟酌することを要求する点は、法的安定性を欠くことになる※16。また、論文での形での技術の公開に不必要なディスインセンティヴを形成することになり、新規性喪失の例外（特許法30条2項）に具現されているところの、発明の公開に対して特許制度が妨げとなることをなるべく避けようとする特許法の趣旨にそぐわないように思われる※17。とりわけ、原判決は「出願人」が公表した論文に記載された発明について均等の成立を妨げる特段の事情があるとしているが、これでは、企業と研究者による共同研究などのケースでは、「出願人」名義で公表される論文等の数が大きくなりすぎること※18や、出願人の企業名義ではないが、発明者や従業員が執筆した論文等の取扱い如何に関し議論がありうること※19が指摘されていた。

 これに対して、本最高裁判決の判文上は、出願人が公表した論文等に関する原判決の説示に対応する部分はない。その読み方に関してはいくつかの可能性がありうる。一方の極には、あえて言及を落したのであるから、この点に関する原判決の考え方を最高裁は否定したのだと読む向きもあるかもしれない。しかし、もともと原判決のこの点に関する説示は事案の解決とは無関係の傍論であるから、それがゆえに最高裁は言及を控えたに止まり、ゆえに必ずしも原判決のこの点に関する考え方を否定したわけではないと読むことも十分に可能である。本判決の一般論は、「明細書等に記載するなど」、「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるとき」に、第５要件の「特段の事情」が肯定され、均等の成立が妨げられるというものであって、そこでは「等」「など」という例示であることを明示する表記と、かなり抽象的な要件論が提示されているに止まる。出願人の論文に記載された発明の取扱いを含めて、その具体的な適用に関しては、本判決の射程はブランクであり、今後の裁判例の判断に委ねられているといわざるを得ない。Dedicationの法理を肯定した分、均等論の適用に関する予測可能性が低下したことは否めないように思われる。

Ⅵ　残された課題

 第５要件に関しては、均等が主張されている技術的範囲に対して、これを特許請求範囲から除く補正や訂正がなされた場合、当該範囲に対して均等を主張することは必然的に禁反言に該当し許されないとする理解（コンプリート・バー）※20と、補正や訂正の理由次第であり、均等にかかる技術的範囲に対する拒絶理由、無効理由を回避するものでないのであれば、それを理由として均等を主張することが排斥されることはないとする理解（フレクシブル・バー）※21が対立していた。

 本判決はこの論点を扱うものではないが、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するようなクレイムと明細書の作成を要求することは酷であるということを指摘して、禁反言の成立を否定するその発想は、少なくともフレクシブル・バーと親和的ということができよう※22。もちろん、直接の争点となっていない以上、射程が及ぶというわけではなく、裁判例の動向を注視する必要がある。